Como certamente já é do conhecimento de muitos, a propriedade da marca no Brasil só é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), após regular processo de análise. Assim, para obter a proteção legal e garantir o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, o interessado deve efetuar o depósito do pedido de registro, acompanhar a tramitação do processo, cumprir eventuais exigências e se manifestar sobre possíveis impugnações (oposições ao pedido) e, então, aguardar o deferimento do pedido e a concessão do registro por aquele órgão.

Sob o ponto de vista procedimental e estritamente jurídico, o mecanismo é correto. Contudo, como o direito, e em especial a propriedade industrial, é uma ciência que transcende o campo teórico e meramente hipotético, esse mecanismo acaba afetando direta e decisivamente o mercado, particularmente o lançamento de produtos e serviços identificados por marcas ainda não registradas.

Nesse aspecto, cabe observar que o trâmite administrativo para a concessão de um registro de marca tem levado, em média, dois anos, sendo que em um passado não muito distante esse lapso temporal chegou a atingir oito anos e, por vezes, até mais do que isso. Apesar dessa significativa redução do tempo de análise, se a questão for examinada sob a perspectiva do marketing, o prazo de dois anos ainda é muito extenso. Isso porque os lançamentos de produtos e serviços ocorrem de forma muito veloz, não sendo possível aguardar dois anos - na melhor das hipóteses -- para o lançamento de uma marca de um novo produto ou serviço. Além disso, com a consolidação da globalização e com a consequente expansão das relações comerciais, esse "timing" passou a ser um fator ainda mais crítico de sucesso ou fracasso para as corporações. Justamente por isso, as empresas acabam usando suas marcas tão logo elas sejam criadas e depositadas.

A corporação deve saber do risco de usar a marca antes da concessão do registro

Ocorre que esse uso da marca, antes da concessão do competente registro, pode causar dois problemas para a empresa. O primeiro é ela estar, sem saber, infringindo direitos de terceiros e, por isso, vir a ter que alterar a marca do produto ou do serviço já colocado no mercado. O segundo problema pode ocorrer se a marca depositada se tornar um sucesso no mercado e, pelo fato de ela ainda não estar registrada e não existir garantias de que o registro será efetivamente concedido, terceiros se aproveitarem desse sucesso, utilizando-a em seus próprios produtos durante esse lapso de tempo, ou seja, enquanto o registro da marca original não é concedido.

Assim, esse tempo compreendido entre o depósito de um pedido de registro e sua efetiva concessão representa uma vulnerabilidade para a marca e, consequentemente, pode significar uma vulnerabilidade para a estratégia da empresa com relação àquela marca, caso o depositante não conte com um time de advogados especializados na matéria. Isso porque, antes da concessão do registro, o depositante não tem direito ao uso exclusivo da marca, mas apenas uma expectativa de direito com relação a ela e, diferentemente das patentes, as marcas não contam com um dispositivo legal que assegure ao titular o direito de obter indenização retroativa pelo seu uso indevido no interregno entre o depósito e a concessão do respectivo registro.

No entanto, ainda que durante o período de análise do pedido de registro haja mera expectativa de direito, o depositante pode e deve combater o uso indevido de sua marca, sob pena de prejuízos corporativos incalculáveis. Nesse caso, o instituto que pode ser invocado é o da concorrência desleal, conforme disposto no artigo 195, III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 1996), que prevê como crime o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela de outrem. Nessa hipótese, a primeira medida a ser adotada é o envio de uma notificação de advertência e, se o uso indevido da marca não for imediatamente cessado, o caminho será o ajuizamento de uma ação de abstenção de uso da marca, com pedido de indenização por perdas e danos.

Assim, em linhas gerais, é imprescindível que, ao traçar suas estratégias comerciais, visando ou não um alcance global, as corporações tenham consciência dos riscos que podem advir da utilização e exploração econômica de suas marcas antes da concessão dos respectivos registros. De qualquer modo, o processo de defesa e zelo pela marca deve ser iniciado tão logo ela seja criada e depositada, independentemente da concessão do registro, sob pena da irreversibilidade dos eventuais danos causados pelo possível uso indevido dessa marca por terceiros durante o processo de registro.

Victor Schmidt e Deborah Portilho são, respectivamente, advogado do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados, e advogada especializada em direito marcário, sócia-diretora da D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas

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